
INPI publica Portarias relacionadas a contratos de transferência de tecnologia e outros
Em 11 de julho de 2023, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou as Portarias No. 26/2023 e No. 27/2023.
A Portaria No. 26/2023 dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. Já a Portaria No. 27/2023 dispõe sobre as diretrizes para exame de averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.
Dentre diversos pontos importantes das novas Portarias, destacamos o abaixo:
PORTARIA NO. 26/2023
O art. 2º estabelece que o INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os seguintes contratos de transferência de tecnologia e de franquia:
I. Licença de direito de propriedade industrial;
II. Cessão de direito de propriedade industrial;
III. Transferência de tecnologia.
A Portaria definiu que os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da averbação ou registro no INPI.
Fica estabelecido, pelo art. 11, que o prazo do contrato de licença de direitos de propriedade industrial não poderá ultrapassar a vigência desses direitos no Brasil.
PORTARIA NO. 27/2023
O art. 3º (Anexo I) estabelece que o exame técnico analisará os seguintes aspectos:
I. O objeto e as condições dos contratos de fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica e científica, quanto ao enquadramento como transferência de tecnologia nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279, de 1996;
II. A análise da situação dos pedidos de direito de propriedade industrial e de vigência dos direitos de propriedade industrial objeto dos contratos de licença e sublicença de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado e dos contratos de franquia para a emissão do Certificado de Averbação ou de Registro;
III. A vigência do contrato de cessão, licença e sublicença dos direitos de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado limitado à sua vigência no INPI para a emissão do Certificado de Averbação;
IV. A natureza da licença ou sublicença exclusiva ou não exclusiva objeto do contrato de licença ou sublicença do(s) direito(s) e pedido(s) de propriedade industrial e de registro(s) e pedido(s) de topografia de circuito integrado para a emissão do Certificado de Averbação;
V. O objeto do contrato de franquia quanto ao requisito do artigo 2º, da Lei nº 13.966, de 2019 e do artigo 211, da Lei nº 9.279, de 1996.
Modalidades Contratuais no Certificado
O art. 4º (Anexo I) estabelece que as modalidades averbadas como contratos de licenciamento ou sublicenciamento no INPI envolvem marcas, patentes e desenhos industriais e topografia de circuito integrado.
O Inciso I, do artigo 5º (Anexo I) define que a licença compulsória de patente compreende uma suspensão temporária do direito de exclusividade do titular de uma patente ou pedido, permitindo a produção, uso, venda ou importação do produto ou processo baseado na patente concedida e/ou pedido de patente depositado no INPI objeto de licença compulsória de patente.
Pelo art. 8º (Anexo I), fica estabelecido que as modalidades contratuais registradas como aquisição de conhecimentos no INPI envolvem o fornecimento de tecnologia e os serviços de assistência técnica e científica. O art. 9º, por sua vez, estabelece que as modalidades contratuais registradas como franquia empresarial no INPI envolvem a adesão ao sistema de franquia e, também, os sistemas máster franquia e subfranquia.
Valor Declarado do Contrato no Certificado
O art. 14 (Anexo I) define que, nos contratos de licenciamento de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia, o campo Valor Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro será o valor declarado do contrato, observando o disposto nos incisos I – V do artigo.
Prazo de Vigência e Data de Protocolo no Certificado
O art. 16 (Anexo I) prevê que prazo de vigência dos direitos de propriedade industrial concedidos pelo INPI será a vigência constante nas bases de dados do INPI. Já o art. 17 (Annex I) estabelece que a data do protocolo constante no Certificado de Averbação ou de Registro será a data da apresentação do requerimento de averbação ou registro do contrato no INPI.
Decisão
Segundo o art. 19 (Anexo I), a decisão do INPI relativa ao exame de requerimento de averbação ou registro ou petição ao processo pode ser:
I. Emissão do Certificado de Averbação ou de Registro;
II. Formulação de exigência formal e/ou técnica quando não atendidas pelo menos um dos itens das condições gerais de admissibilidade do contrato e/ou do exame técnico;
III. Indeferimento do requerimento de averbação/registro ou de petição ao processo previsto no Anexo da Portaria;
IV. Arquivamento do requerimento de averbação ou registro previsto no Anexo dessa Portaria.
Ambas as Portarias entraram em vigor a partir de sua data de publicação. Para checá-las na íntegra, acesse https://www.simoes-ip.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/Comunicados2740.pdf
Fonte: Simões IP Law Firm